案件详情阅读↓↓↓

翊登电子诉健益五金等专利权、专利

申请权权属纠纷案

广东君熙律师事务所 黄仁东

【案件索引】

一审：广州知识产权法院（2018）粤73民初894号民事判决书（2018年4月

10日）。

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终836号民事判决书（2019年12月

30日）。

【基本案情】

翊登公司与健益公司于2016年5月10日签订了《音箱事业合作协议书》，并

约定“双方合作期间研发产品知识产权归甲乙双方所有”。

2018年初，翊登公司发现健益公司申请了专利名称为“醒酒器瓶体”、“醒酒器组件”等实用新型专利、发明专利，认为健益公司违反了双方签订的合作书，遂向广州知识产权法院提起专利权权属、专利申请权权属纠纷诉讼。

本所依法代理被告健益公司进行答辩及应诉，经由广州知识产权法院一审审理及最高人民法院二审审理，均认定翊登公司在诉争专利的发明创造过程中没有做出实质性贡献，无论是依据专利法还是双方合同的约定，均不具有诉争专利的共有权，最终法院判决驳回翊登公司的全部诉讼请求。

【典型意义】

1.本案是一起典型的对专利权权属发生争议的纠纷，一审、二审法院对于如何理解“双方合作研发产品知识产权归甲乙双方所有”这一约定以及如何判定专利权归属问题，给出了充分的论述与清晰的评判标准，对于同类型案件具有典型的指导意义与参考价值；

2.法院在本案中明确了专利权、专利申请权权属的方法，对于同类型案件具有典型的指导意义与参考价值：即依据双方签订的合同条款，同时结合《专利法》第八条规定，认为只有“合作研发”才能主张共有权，即须考察其是否“合作研发”了诉争专利。

法院认为，应考虑以下因素：一是，在合作研发中合同相对方是否履行了合同义务；二是，从诚信原因解释，合同相对方在“合作研发”中提供的支持和帮助应该是实质性的，而非仅仅参与研发或提供一般性的技术支持；三是，考察合同相对方是否在技术支持上做出了实质性贡献，应考虑其所提出的技术方案是否具备新颖性，提供不具备新颖性的技术方案只能视为提供了技术参考，不宜认定为“实质性贡献”；四是，技术方案新颖性的判断，参照《专利法》第二十二条规定，即技术方案不能是现有技术也不能是构成抵触申请的在先申请技术。

3.法院在本案中，对于在诉争专利的发明创造过程中，合同相对方是否做出实质性的贡献，给出了明确的裁判标准，对于同类型案件具有典型的指导意义与参考价值：一方面须考察合同相对方提供的技术方案是否具备新颖性；另一方面须考察将不具备新颖性的“交底技术”转化为诉争专利的过程中，合同相对方是否为此做出过实质性的贡献。

【专家点评】

该案件系一件专利权和专利申请权权属纠纷案件。案件的主要亮点在于明确了“对发明创造的实质性特点做出创造性贡献”的判断标准。

该案件在实体方面争议的焦点在于能否认定原告向被告提供技术交底材料的行为属于对诉争专利的实质性特点做出创造性贡献。对此，一审法院提出以下判断标准，一、原告在“合作研发”中提供的支持和帮助应该是实质性的；二、这种实质性贡献应该是原告提供具备专利法第二十二条规定的新颖性的技术方案。按照这一标准，一审法院认定原告向被告提供的技术交底材料记载的技术方案与他人在先申请专利的技术方案相同而不符合专利法第二十二条第二款规定的新颖性标准，因此原告并未对诉争专利的实质性特点做出创造性贡献，诉争专利不属于原被告“合作研发”的成果。上述判断标准以及由此得出的裁判结果获得了二审法院最高人民法院的认可。

上述判断标准的提出与被告代理人的工作密不可分。该案件一审中，被告代理人提交了在原告向被告提供技术交底材料之前已经由案外人申请专利的专利文件作为证据，主张原告提供的技术交底材料中的技术方案已经记载在案外人在先申请的专利申请文件中并于之后公开，因此原告提供的技术交底材料不具备专利法第二十二条规定的新颖性，不构成“对发明创造的实质性特点做出创造性贡献“。